¿Es adecuada la forma en que usas tu marca en el mercado?

Aunque a muchos les sorprenda, para que una marca registrada conserve válidamente su vigencia, es necesario usarla de forma efectiva en el mercado. El modo y alcance de ese uso pueden ser clave, y a menudo nos encontramos ante casos con un elevado grado de subjetividad a la hora de valorar la suficiencia o adecuación del uso. Según la legislación, la marca debe usarse “tal como se registró” y en todo el territorio del registro o en una parte sustancial.

¿Qué pasa si uso la marca con alguna variación a como la registré, o solamente en una parte del territorio protegido? Estas son dudas habituales que debemos resolver caso por caso, y por supuesto prestando atención a la jurisprudencia de las Oficinas y de los Tribunales.

Respecto al uso de la marca tal como se registró, la propia legislación prevé que pueda haber alteraciones permisibles, que son más que habituales y razonables en un mercado cambiante donde las marcas evolucionan continuamente. Pero ¿cómo medimos esas “alteraciones permisibles”? Un ejemplo es el caso resuelto recientemente por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) (en el Caso T-372/21) donde se ha recordado la asentada jurisprudencia respecto a que el registro de una marca denominativa, en el caso “INSIDE”, es aquella que consiste enteramente en letras o palabras, representadas de forma estándar sin incorporar ningún elemento gráfico, y cuyo objeto de protección es la palabra como tal. Partiendo de esa base, el Tribunal confirmó las decisiones de primera y segunda instancia de la EUIPO, sosteniendo que el uso en el mercado de dos logotipos estilizados que incorporaban la palabra INSIDE con elementos gráficos y colores era adecuado para conservar la vigencia del registro “INSIDE”, porque su representación gráfica no alteraba el carácter distintivo de la palabra como tal.


Respecto al territorio donde se usa la marca, aunque lo ideal sería usarla en todo o en una parte sustancial del territorio, puede haber excepciones según el caso y las demás circunstancias del uso. La Sala de Apelaciones de la EUIPO, al resolver el Recurso 603/2022-5, recientemente ha recordado que no puede fijarse una regla de mínimos (“minimis rule”) respecto al territorio, y que el uso de la marca en una zona geográfica pequeña puede ser suficiente si las características del negocio lo justifican, y si los otros aspectos del uso son relevantes.

En el caso había que valorar el uso de la marca gráfica de la Unión Europea “HAVANA” – cuya representación consista en la palabra HAVANA en letras rojas sobre un rotulo amarillo, con la letra “H” repetida y representada dentro de un escudo sobre la palabra HAVANA y con una corona en la parte superior – y se probó su uso únicamente en dos cafeterías en Barcelona, una en El Triangle y otra en Diagonal Mar. Sin embargo, la EUIPO valoró que era suficiente por varios motivos: primero, porque los servicios de un bar o cafetería se prestan físicamente, y si se tuviera que exigir la apertura de cafeterías en diversas ciudades y países de la Unión Europea para poder conservar la vigencia de una marca, se estaría imponiendo un gravamen empresarial importante a las empresas que no fuesen grandes cadenas de restauración con capacidad de expansión; además, se tuvo en cuenta que Barcelona es una de las ciudades con más población de España y con mucha afluencia turística, en concreto de población de la Unión Europea, lo cual incrementa el impacto territorial (poblacional) del uso de la marca. Esta resolución todavía podría ser recurrida ante el TGUE, y sería interesante conocer la valoración del Tribunal, pues sin duda es un caso que suscita controversia.

En Sugrañes seguiremos atentos a la evolución de la doctrina jurisprudencial y estaremos encantados de asistirte a valorar las estrategias de marca de tu proyecto.