Quien mucho abarca, poco aprieta

En la última entrega de la newsletter by the European Union Intellectual Property Office - July 2023 se hace breve referencia a un caso de diseños registrados.

El caso en sí, R1446/2022-3 Furniture for bathrooms no es especialmente relevante, pero me ha recordado un caso anterior, en el que instamos la nulidad de un diseño comunitario registrado y que resultó curioso por varias razones.

Vayamos por partes, en R1446/2022-3 Furniture for bathrooms, la Sala de Apelación (BoA) de la EUIPO confirma la decisión de la División de Anulación de declarar inválido un diseño impugnado debido a la falta de carácter singular de conformidad con el artículo 25, apartado 1, letra b), del RDC junto con el artículo 6 del RDC.

En esencia, señala la resolución que la presencia de una imagen de un diseño anterior en catálogos en línea es un evento que puede describirse como "publicación" a los efectos del artículo 7 del RDC y, por lo tanto, sirve como divulgación; y que dado que tanto el diseño impugnado como el anterior publicado muestran un lavabo con el mismo mueble rectangular que comprende (al menos) dos paneles frontales, una encimera delgada y bordes en forma de marco, éstos producen impresiones generales similares en el usuario informado.

Las pocas diferencias no son suficientes para compensar las mismas impresiones generales.

Señala la resolución, además, que el hecho de que se haya publicado una única vista del diseño anterior no influye en la valoración del caso, ya que la imagen publicada tiene la calidad suficiente para discernir todas sus características relevantes y permitir así una comparación con el diseño impugnado.

El caso que me ha venido a la memoria, al que hacía referencia antes, trata sobre los diseños registrados (y luego anulados) 6382727-001 y -002 Figuritas [juguetes], de una compañía que actualmente goza de una fuerte presencia en el mercado.

Al instar su nulidad, se invocó falta de carácter singular de los dos diseños registrados en base a determinadas divulgaciones, con la particularidad de que algunas de estas divulgaciones fueron hechas por el propio solicitante de los diseños registrados (con anterioridad a los 12 meses de periodo de gracia que se le concede a un autor una vez ha divulgado un diseño para obtener una protección registral del mismo).

Un aspecto de interés, aunque no motiva esta publicación, tiene que ver con la naturaleza de estas divulgaciones. En concreto, porque las divulgaciones fueron por internet y en la fecha de la controversia eran todavía recientes las primeras sentencias de la EUIPO que reconocían, como medio de prueba acreditativa de una divulgación en internet en una fecha concreta, capturas de pantalla de búsquedas efectuadas en el sitio de archivo en Internet “Wayback Machine” y las URL de las versiones archivadas (en los escritos de demanda se citó entonces como jurisprudencia la decisión R 25/2014-3 Botella de refresco, § 29).

Otro aspecto de interés, que en este caso sí motiva esta publicación, tiene que ver con el carácter genérico de los diseños registrados vs la concreción, por via de la personalización, de las anterioridades. En efecto, las anterioridades consistían en caricaturas de personajes concretos, en particular de jugadores de la Premier League, con la equipación correspon-diente al club al que pertenecían y con detalles de su semblante (peinado, barba, color de pelo, forma de cejas, etc), mientras que los diseños registrados carecían de tales detalles.

Dejando de lado algunos aspectos que formaron parte del debate, relativos a la libertad del autor y de cuál era el perfil del “usuario informado” bajo la perspectiva del cual debían de compararse las anterioridades con los diseños registrados, es de interés recordar cómo se determinó si las anterioridades y los diseños registrados conferían una misma impresión general.

En el transcurso de la demanda se alegó que los diseños registrados y las anterioridades generaban la misma impresión general en el usuario informado.

Siguen, a título ejemplificativo, algunas alegaciones en relación con el diseño registrado Nº 006382727-0001 y una de las anterioridades invocadas, mostrados juntos aquí debajo:

Se alegó, por ejemplo, que el diseño registrado y la anterioridad tenían ambos características idénticas, especialmente:

(…) La forma oblonga de la cabeza y su proporción con respecto al cuerpo del personaje (…) La posición del personaje, es decir, brazos a la cadera, mirada al frente y pierna derecha sobre el balón, incluyendo detalles como la posición de los dedos (…) La fisonomía: idéntica forma de ojos e idéntica separación respecto de idéntica nariz -de configuración triangular- y de idénticas orejas, para subrayar que el rostro carece de otros rasgos anatómicos (por ejemplo, de labios o de boca) (…) Ropa deportiva idéntica, es decir, mismo largo de mangas, pantalón y calcetines, destacándose pliegues idénticos en la ropa (…) Idéntico formato de bola, emulando un cosido de piezas pentagonales.

También se señalaron diferencias identificables, por mencionar una:

(…) que el diseño registrado está registrado sin ninguna especificación de color/material. En particular, carece de cualquier identificación específica de equipo o jugador (como el número del jugador, los colores y el escudo que identifica al equipo, etc).

Añadiéndose, al respecto de las diferencias - y he aquí la parte relevante del asunto -:

(…) esto no impide que todos los elementos del diseño registrado ya hayan sido divulgados, en combinación, por el diseño anterior. Distinto hubiera sido si fuera el diseño registrado el que incorporara características no previstas por el antecedente.
(…) siendo el diseño comunitario impugnado el punto de referencia, a la hora de valorar la novedad y el carácter singular en la comparación con un diseño anterior, ambos han de valorarse únicamente en función de las características divulgadas en el diseño impugnado (sentencia de 13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 87). Por lo tanto, los colores y las marcas o etiquetas adjuntas en el diseño anterior no se tendrán en cuenta en la comparativa.

En definitiva, se resaltó que lo verdaderamente relevante es si los elementos del diseño registrado se identifican en la anterioridad; no siendo en cambio relevante los elementos de la anterioridad ausentes en el diseño registrado.

Con ello, las diferencias que alegaba el propietario de los diseños registrados, relativos a los elementos en las anterioridades específicamente destinados a personalizar las figuritas, sea el corte de pelo, las cejas, barba, el escudo del equipo, el color de la camiseta, etc. no debían de desempeñar ningún rol en la determinación de en qué medida el diseño registrado confería la misma impresión general que la anterioridad.

A favor de nuestro mandante, la EUIPO, en su resolución de denegación de los diseños registrados, anotó:

(…) el diseño…es el punto de referencia, al apreciar la novedad y el carácter singular en comparación con un dibujo o modelo anterior, ambos deben apreciarse únicamente sobre la base de las características descritas en el diseño comunitario (sentencia de 13/06/2017, T-9/15, Dosen [für Getränke], EU:T:2017:386, § 87). Los colores y las marcas o etiquetas anexas del dibujo o modelo anterior no deben tenerse en cuenta en la comparación. Del mismo modo, las expresiones faciales y el cabello descritos por el titular tampoco pueden tenerse en cuenta en la apreciación, dados que en el diseño registrado los únicos rasgos faciales perceptibles son unos ojos redondos y sin expresión y una nariz trapezoidal, angulosa y puntiaguda. La forma en que se registra el dibujo o modelo impugnado, que es más abstracta que el producto real anteriormente divulgado, no confiere al dibujo o modelo impugnado su carácter singular. Dicho carácter debe resultar de las características para las que el dibujo o modelo impugnado solicita la protección, a saber, la forma, la posición y las proporciones de la cabeza, del cuerpo con brazos y de las piernas.

No obstante, cada moneda tiene dos caras.

En concreto, mi experiencia me ha enseñado que este mismo enfoque que previene la concesión de un diseño registrado “genérico” habiendo anterioridades “específicas” representa un obstáculo para el registro de diseños que comúnmente son referidos como “minimalistas”.

En efecto, la ausencia de elementos puramente estéticos que de estar son apreciables por un usuario especialmente en la forma de molduras, relieves y bajo relieves, que conducen a mayor simplicidad, líneas limpias y convencionalmente a paletas monocromáticas caracterizan a estos diseños “minimalistas” capaces de ofrecer una impresión general a un objeto, o a una parte del mismo, diferente de aquella que ofrecen las versiones comunes y circulantes del mismo más “recargadas”, si me permiten esta expresión coloquial.

Pues bien, el mismo criterio que se sirve para prevenir la concesión de un diseño registrado “genérico” habiendo anterioridades “específicas” puede obstaculizar la obtención de una protección, por la vía del diseño registrado, de estos diseños “minimalistas”.

En estos casos, me refiero a los diseños “minimalistas”, la ausencia de elementos es en sí una característica. No obstante, esta ausencia de elementos no tendrá sin embargo ningún peso en una eventual comparativa con una anterioridad pues solo se determinará si los elementos que quedan en el diseño “minimalista” están o no están en la anterioridad.

Las actuales Directrices de examen de dibujos y modelos (véase sección 6.2.2) señalan la posibilidad de incluir una descripción en una solicitud de registro. Esta descripción podría, a priori, ser utilizada para manifestar que la ausencia de elementos en una parte del diseño es una característica ornamental del mismo.

No obstante, las mismas Directrices señalan:

La descripción no afecta al alcance de la protección del dibujo o modelo comunitario como tal (artículo 36, apartado 6, del RDC; 21/06/2017, T-286/16, Toilettensitze (Teil von -), EU:T:2017:411, § 44). No puede sustituir a renuncias de tipo visual para excluir características de la cobertura de la protección (véase el punto 5.4 supra).

(…) El Registro incluirá una mención de que ha sido presentada una descripción, aunque la descripción como tal no se traducirá ni se publicará. Sin embargo, la descripción seguirá siendo parte del expediente administrativo de la solicitud y estará abierta a consulta pública por parte de terceros en las condiciones establecidas en el artículo 74 del RDC y los artículos 74 y 75 del REDC.

A falta de otros recursos disponibles para el solicitante de un diseño registrado “minimalista” podrá convenir, en cualquier caso, acompañar la solicitud con una descripción, en particular, para señalar que la ausencia de elementos ornamentales (sean gráficos o por irregularidades y/o discontinuidades en una superficie) es un elemento que caracteriza y singulariza al diseño aunque es precisamente por su naturaleza (ausente) que no puedan ilustrarse en las representaciones del mismo.

En otras palabras, que la ausencia de elementos ornamentales en determinadas partes del diseño no es un recurso de tipo visual para excluir características de la cobertura de la protección – como alternativa a representar estas características de forma difuminada o en trazo discontinuo – sino que es una ausencia declarativa, eso es, un elemento que caracteriza y singulariza al diseño.

En los casos en que sea posible, y aceptado por la administración que corresponda, cabría considerar además combinar ilustraciones de línea del diseño con imágenes reales del mismo.