Primeras solicitudes de patente cuando algunos inventores residen en España

¿Cómo tratar una primera solicitud de patente cuando intervienen inventores que residen en España?

Esta es una pregunta frecuente y siempre nos complace guiar a nuestros colegas en el extranjero, compartiendo nuestro conocimiento y experiencia de modo que puedan ofrecer a sus clientes el mejor consejo.

El Artículo 115 de la Ley 24/2015 de Patentes española, que se refiere a solicitudes en el extranjero, establece que cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se reivindique la prioridad de un depósito anterior en España, no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero antes del transcurso del plazo de 1 mes desde la fecha de presentación, “salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la Oficina Española de Patentes y Marcas”.

La arriba mencionada autorización es también conocida como foreign filing license.

Pero ¿qué es una invención “realizada en España”?

El Artículo 115.3 indica que cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

En la práctica, lo mismo aplica a invenciones realizadas por inventores que residen en España.

En este sentido, la Ley de Patentes establece que esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

¿Qué sucede si estamos seguros de que la invención no es de interés a la defensa nacional?

Desafortunadamente, incluso si debido a la naturaleza de la invención estamos bastante seguros de que nunca sería de interés a la defensa nacional en España, debemos cumplir con el Artículo 115.

Si se preguntan, como muchos de nuestros colegas extranjeros, si existe una lista de campos tecnológicos o de ciertas clasificaciones de patentes que sean de interés a la defensa nacional, sentimos informarles que no existe tal lista. No importa si estamos reivindicando una invención implementada por ordenador, una herramienta doméstica o un envase, debemos obtener la autorización si queremos presentar la primera solicitud de patente fuera de España.

Cómo obtener la autorización

Para obtener la autorización, el solicitante deberá aportar una copia de la solicitud de patente tal como la pretenda presentar en el extranjero, junto con la descripción, reivindicaciones y dibujos y, en su caso, una traducción al español de dicha documentación.

No hay necesidad de informar a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) sobre los datos de los inventores o el país/Estado en el que se pretende presentar la primera solicitud de patente.

La OEPM autorizará, en un plazo máximo de un mes, la presentación de la primera solicitud en el extranjero si considera que la invención no es de interés a la defensa nacional. En la práctica, podemos decir que obtener la autorización generalmente conlleva una semana o incluso menos, de acuerdo con nuestras peticiones de autorizaciones más recientes.

¿Existe alguna otra opción para presentar una primera solicitud de patente fuera de España sin una autorización previa?

Es importante remarcar que una primera solicitud no tiene por qué ser una solicitud de patente española. Una solicitud de patente europea o PCT presentada a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) serviría.

Imaginemos que entonces presentamos una solicitud de patente europea. Si la solicitud de patente está redactada, por ejemplo, en inglés, la solicitud de patente europea podrá presentarse en inglés ante la OEPM, siempre y cuando proporcionemos también una traducción del resumen en español.

Dentro de un corto período de tiempo tras la presentación, la OEPM informará que se ha dado traslado de la solicitud de patente europea a la Oficina Europea de Patentes (OEP), lo que significa que habrá pasado el “examen de seguridad nacional”.

Esperamos que la información arriba expuesta les haya servido de guía en estos casos específicos con inventores residentes en España, pero no duden en contactar con nuestro equipo de SUGRAÑES IP para cualquier cuestión adicional que precisen. Estaremos encantados de asistirles en la petición de una autorización o en la presentación de una solicitud de patente española, europea o PCT ante la OEPM.