És adequada la manera com utilitzes la teva marca en el mercat?

Encara que pugui sorprendre, perquè una marca registrada conservi vàlidament la seva vigència, és necessari utilitzar-la de forma efectiva en el mercat. La manera i l'abast d'aquest ús pot ser clau i, sovint, ens trobem davant de casos amb un elevat grau de subjectivitat a l'hora de valorar la suficiència o adequació de l'ús. Segons la legislació, la marca s'ha d'utilitzar “tal i com es va registrar” i en tot el territori del registre o bé en una part substancial.

Què passa si utilitzo la marca amb alguna variació de com la vaig registrar, o bé només en una part del territori protegit? Aquests són dubtes habituals que hem de resoldre cas per cas i, per descomptat, tenint en compte la jurisprudència de les Oficines i dels Tribunals.

Sobre l'ús de la marca tal com es va registrar, la pròpia legislació preveu que pugui haver alteracions permissibles, les quals són habituals i raonables en un mercat canviant on les marques continuament evolucionen. Però, com mesurem aquestes “alteracions permissibles”? Un exemple és el cas que ha resolt recentment el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) (Cas T-372/21) on s'ha recordat l'assentada jurisprudència respecte al fet que el registre d'una marca denominativa, en aquest cas “INSIDE”, és aquell que consisteix íntegrament en lletres o paraules, representades de manera estàndard, sense incorporar cap element gràfic i l'objecte de protecció és la paraula com a tal. Partint d'aquesta base, el Tribunal ha confirmat les decisions de primera i segona instància de l'EUIPO, mantenint que l'ús al mercat de dos logotips estilitzats que incorporen la paraula INSIDE amb elements gràfics i colors és adequat per conservar la vigència del registre “INSIDE”, perquè la seva representació gràfica no altera el caràcter distintiu de la paraula com a tal.

En quan al territori on s'utilitza la marca, encara que el més adient seria utilitzar-la en tot o en una part substancial del territori, poden tenir lloc excepcions segons el cas i la resta de circumstàncies de l'ús. La Sala d'Apel·lacions de l'EUIPO, en resoldre el Recurs 603/2022-5, ha recordat recentment que no es pot establir una regla de mínims (“minimis rule”) respecte al territori, i que l'ús de la marca en una zona geogràfica petita pot ser suficient si les característiques del negoci ho justifiquen i si els altres aspectes de l'ús són rellevants.

En el cas que posem d'exemple s'havia de valorar l'ús de la marca gràfica de la Unió Europea “HAVANA” –la representació de la qual consisteix en la paraula HAVANA en lletres vermelles sobre un rètol groc, amb la lletra “H” repetida i representada dins d'un escut sobre la paraula HAVANA i amb una corona a la part superior-. Se'n va provar l'ús únicament en dues cafeteries a Barcelona, ​​una a El Triangle i una altra a Diagonal Mar. Malgrat això, l'EUIPO va valorar que era suficient per diversos motius: primer, perquè els serveis d'un bar o cafeteria es presten físicament, i si s'hagués d'exigir l'obertura de cafeteries a diverses ciutats i països de la Unió Europea per poder conservar la vigència d'una marca, s'estaria imposant un gravamen empresarial important a les empreses que no fossin grans cadenes de restauració amb capacitat d'expansió; a més, es va tenir en compte que Barcelona és una de les ciutats amb més població d'Espanya i amb molta afluència turística, concretament de població de la Unió Europea, fet que incrementa l'impacte territorial (poblacional) de l'ús de la marca. Aquesta resolució encara podria ser recorreguda davant del TGUE, i seria interessant conèixer la valoració del Tribunal, ja que sens dubte és un cas que suscita controvèrsia.

A Sugrañes seguirem atents a l'evolució de la doctrina jurisprudencial i estarem encantats d'assistir a valorar les estratègies de marca del teu projecte.